Utmaningen med immateriella rättigheter vid offentlig upphandling

Det är inte sällan som de upphandlande myndigheterna i upphandlingsdokumenten kräver att få äganderätten till de IP-rättigheter som genom upphandlingen skapas eller som den upphandlande myndigheten, genom upphandlingen, får tillgång till. I de allra flesta fallen finns det inget direkt behov hos den upphandlande myndigheten att erhålla äganderätten till dessa rättigheter, utan det skulle vara tillräckligt med en enkel licens.

En vanlig typ av upphandling som ofta aktualiserar frågan om IP-rättigheter är när upphandlande myndigheter upphandlar IT-lösningar där tillgång till mjukvara är en viktig del av upphandlingen. Mjukvara skyddas huvudsakligen genom upphovsrätt och i det fall ett företag överlåter IP-rättigheterna till den programvara som en upphandlande myndighet får tillgång till i samband med upphandlingen, innebär det att företaget tappar äganderätten och kontrollen över den berörda mjukvaran. I praktiken innebär det att företaget förlorar möjligheten att själva bland annat fritt använda, vidareutveckla och licensiera berörd mjukvara eftersom det nu plötsligt är den upphandlande myndigheten som har ägande- och bestämmanderätten.

I begreppet IP-rättigheter faller patent, design, varumärken och upphovsrätt. Nära förknippat med IP-rättigheter är know-how/företagshemligheter, vilka kan vara lika mycket, om inte mer, värda som traditionella IP-rättigheter. Idag består en stor del av ett företags värde av nämnda rättigheter och hur dessa rättigheter hanteras har därmed en konkret inverkan på företagets värde.

Vår bild är att långtgående krav på övertagande av IP-rättigheter i upphandlingar påverkar potentiella anbudsgivare på olika sätt:

• Vissa avstår helt och hållet från att lämna anbud, vilket naturligtvis påverkar konkurrensen negativt i den aktuella upphandlingen.

• Andra lämnar in anbud med tron att den upphandlande myndigheten aldrig i praktiken skulle ta över till exempel äganderätten, även om avtalet ger den upphandlande myndigheten den rätten.

• Vissa anbudsgivare lämnar ett högre anbudspris, eftersom de behöver få ersättning för det värde som den upphandlande myndigheten kräver att få genom överlåtelsen av IP-rättigheterna.

• Det finns också leverantörer som inte överhuvudtaget reflekterar över avtalsvillkoren som rör IP-rättigheter och därmed inte har kännedom om den eventuella risk som framgår av avtalet.

Utöver vad som anges ovan är vår uppfattning att de upphandlande myndigheterna sällan har intresse eller kunskap att utveckla de IP-rättigheter som de genom upphandlingen har förvärvat. Detta riskerar att leda till att innovationen i samhället stannar upp. En av grundpelarna i ett samhälle som vill satsa på innovation är att respektera och stödja landets företagare så att de kan utveckla och exploatera sina IP-rättigheter.

Tips till dig som är leverantör och potentiell anbudsgivare:

• Ha tidig dialog med upphandlande myndigheter inför en förstående upphandling i syfte att ge er bild av hur IP-rättigheterna kan påverka möjligheterna att lämna anbud.

• Om den upphandlande myndigheten har sänt ut en så kallad RFI (Request for Information) – svara på den och delge myndigheten hur ni ser på hur IP-rättigheter bör regleras.

• Granska avtalsvillkoren rörande IP-rättigheter noggrant under annonseringstiden.

  • Vänta inte för länge med att påtala eventuella brister i underlaget.

  • Ställ frågor, be om förtydligande och/eller föreslå en revidering av avtalsvillkoren under tiden för frågor och svar.

Tips till dig som är upphandlande myndighet:

• Lyssna in leverantörsmarknaden

  • Kan ett långtgående avtalsvillkor avseende IP-rättigheter innebära att potentiella anbudsgivare avstår från att lämna anbud?

  • Kan ett långtgående avtalsvillkor försämra möjligheterna till innovation för de potentiella anbudsgivarna?

• Analysera vad för typ av rättigheter ni faktiskt behöver i aktuell upphandling och anpassa era avtalsvillkor därefter. Undvik att använda samma avtalsklausul rörande IP-rättigheter i alla era upphandlingar.

• Ta stöd vid framtagande av avtalsvillkor avseende IP-rättigheter.

På Fondia är vårt erfarna team inom immaterialrätt och offentlig upphandling redo att hjälpa dig och ditt företag med IP-rättigheter i offentliga upphandlingar och andra relaterade frågor. Vi kan erbjuda utbildning och stöd för både leverantörer och upphandlande myndigheter.